특허침해 편지 절대 무시하면 안돼
KITA 지재권 세미나, 특허의 힘 강조
“퀄컴(Qualcomm) 본사 1층 로비에는 ‘특허의 벽’(patent wall)이 있다.”
지난 18일 LA 한인타운에서 열린 한국상사지사협의회(KITA) 주최 ‘기업에 꼭 맞는 지식재산권 세미나’에 강사로 나선 로펌 셰퍼드 뮬린(Sheppard Mullin)의 김남훈 변호사는 퀄컴의 사례를 통해 특허의 힘을 강조했다.
디지털 무선통신제품 및 서비스 전문업체인 퀄컴은 관련 제품 판매로도 큰 매출을 올리지만 보유한 관련 특허로도 천문학적인 수익을 올리고 있다. 김 변호사는 “샌디에고의 퀄컴 본사에는 벽면을 가득 매운 특허들이 방문객을 맞이한다”며 “퀄컴은 이들 수많은 특허로 2014년 한해를 기준으로 66억달러의 로열티 수입을 올렸다”고 말했다.
미국 특허는 유틸리티, 디자인, 플랜트 특허 등으로 그 종류가 다양하다. 유틸리티는 기능적인 측면을 중시해서 기기나 제조 과정, 그 제품 및 물질에 집중한다. 반면 디자인은 외형을, 플랜트는 식물에 관련된 내용을 따진다.
특허를 보유하면 누릴 수 있는 장점은 다양하다. 비즈니스를 하며 공격과 수비가 둘다 가능한 강력한 무기를 지닐 수 있다는 것이다. 당장 경쟁자를 제지할 수 있고, 경쟁자의 도전에 반격을 가할 수 있다. 이미 보유한 특허를 활용해 크로스 라이선스를 가질 수 있으며 교환해서 사용할 수도 있다. 그리고 무엇보다 퀄컴의 사례처럼 로열티 수입도 올릴 수 있다.
강력한 권한 만큼 취득 절차가 쉬운 것은 아니다. 특허청에 첫 파일링한 뒤 최종 승인이 나는데까지 2~5년 가량이 걸린다. 이 과정에서 선행기술과 차이점 분석, 특허권의 범위 규정 등 혹독한 검증을 거친다.
최근에는 특허협력조약(PCT) 시스템을 이용하는 사례가 늘고 있다. 출원자가 원하는 국가까지 특허권을 인정받을 수 있는 장점으로 해외시장 진출의 중요한 도구로 활용된다.
미국이나 한국에 제출한 특허 출원을 1년 이내에 PCT 시스템으로 전환시킬 수 있다. 김 변호사는 “출원자는 30개월 이내에 해외 어느 국가에서 보호받을 수 있을지 결정해 요청할 수 있다”며 “출원한 뒤 30개월간 테스트와 시장조사를 한 뒤 주력할 해외시장을 고를 수 있다는 장점이 있다”고 소개했다.
미국에서 특허권 위반에 따른 처벌은 강력하다. 고의성이 입증될 경우는 벌어들인 수입의 최대 3배까지 배상해야 한다. 일례로 나이키는 운동화 뒷축이 스프링 기둥 형태로 된 제품의 특허를 받은 뒤 판매에 들어갔는데 월마트가 유사한 디자인의 중국산 제품을 수입해 팔다가 덜미를 잡혀 수입이 중단된 사례도 있다.
본인의 특허권이 침해됐다고 판단되면 해법은 두가지다. 특허법이 연방법인 관계로 연방법원에 제소하거나, 연방 국제무역위원회(ITC)에 신고하는 것이다. 각각의 방법은 장단점이 있다. 연방법원은 손해액을 산정해 배상을 받을 수 있지만 비전문가인 배심원이 관여하기 때문에 시간이 2~5년으로 오래 걸리고, 변호사 등의 비용도 든다. ITC는 전문가들이 협력해 1~1년6개월로 해결 기간이 짧게 걸리고 수입금지 등의 강력한 보호를 받을 수 있지만 배상은 받을 수 없는 아쉬움이 있다.
반대로 본인이 특허권을 침해했다는 공격에 직면하면 일단 주장을 하는 이가 경쟁사인지, 아니면 특허괴물(troll) 인지 파악해야 한다. 이중 특허괴물은 대개 사들인 특허로 제품을 만들지는 않으면서 침해한 기업을 찾아내 소송을 제기하고 배상금을 받아내는 방식을 취한다.
김 변호사는 “상대편에서 특허권 침해를 주장하는 편지가 오면 패닉에 빠지지 말고, 원하는 것을 당장 들어주지 않으며, 특허법 전문가의 도움을 받아 대응해야 한다”며 “반드시 상대방 편지에 대답해야 하고 무시하는 것은 최악의 선택이니 주의해야 한다”고 말했다.
방어 기술은 특허가 성립되지 않는 점을 찾아내거나, 관련 기술을 숨긴 점이 없는지 파악하거나, 아예 상대방이 주장하는 특허권을 무효화하는 등의 방법이 있다. 문의 전화, 셰퍼드 뮬린 김남훈 변호사 (858)720-7435.
<출처: 미주 한국일보>
